Registrazione marchio: procedure, costi ed errori da evitare

Cos’è e perché fare la registrazione di un marchio

La registrazione del marchio è una decisione strategica imprescindibile per trasformare un’idea commerciale in un progetto di successo duraturo. Sebbene il processo possa richiedere tempo, il supporto di consulenti legali e un adeguato investimento di risorse, si tratta di una procedura fondamentale volta a tutelare legalmente contro il fenomeno delle contraffazioni e delle imitazioni, salvaguardando non solo l’identità e la reputazione di un’azienda ma anche la sua stessa sopravvivenza.

Registrare un marchio rappresenta innanzitutto una scelta che assicura la continuità e la solidità di un business, poiché conferisce al titolare i diritti esclusivi sull’uso di un nome o di un logo che contraddistinguono la vision di un’impresa e ne incarnano i valori. 

Bruciare questa tappa nella roadmap costituzionale di un progetto di business potrebbe forzare il titolare del nome commerciale a sostenere costose operazioni di rebranding o dispute legali, e andare incontro a grandi difficoltà per riaffermare il proprio brand sul mercato a seguito di un riposizionamento. 

Registrazione del marchio: il Codice della Proprietà Industriale 

La registrazione del marchio in Italia è disciplinata dal Codice della Proprietà Industriale o CPI (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), che regola i diritti e le procedure relative ai marchi d’impresa con l’obiettivo di garantire la tutela legale del marchio e proteggere così l’identità aziendale valorizzando il patrimonio immateriale di un’impresa. Questo ordinamento nasce per semplificare e riordinare sotto un unico assetto normativo oltre 40 leggi e numerosi provvedimenti sparsi nell’ordinamento giuridico.

I punti di maggior interesse del D.Lgs. 30/2005 per chi deve avviare la procedura di registrazione fanno riferimento alle caratteristiche che un marchio deve avere per poter essere registrato:

• capacità distintiva: un marchio deve essere idoneo a distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli di altre, non può essere generico o meramente descrittivo (art. 7 CPI);
• novità e disponibilità: il marchio non deve essere identico o simile a marchi già registrati, evitando così conflitti e confusione nel pubblico (art. 12 CPI).
• liceità: non può contenere segni contrari alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume (art. 14 CPI);
• forma rappresentativa: il marchio deve poter essere rappresentato graficamente in modo chiaro e preciso (art. 7 CPI).

Il sistema di tutela previsto dal Codice della Proprietà Industriale specifica nel dettaglio quali sono gli elementi centrali nel processo di registrazione, come:

• la procedura per depositarlo: come fare domanda, chi si occupa dell’esame formale e sostanziale, della pubblicazione per eventuali opposizioni e del rilascio del certificato registrativo;
• durata e rinnovo: il marchio è valido per 10 anni, rinnovabile illimitatamente previo pagamento delle relative tasse;
• tutela legale: il codice tutela contro l’uso non autorizzato, contraffazione e prevede procedure per annullamento, opposizione e decadenza; 
• obbligo di uso effettivo: per mantenere la validità del marchio, è necessario un uso reale e continuativo nei mercati di riferimento (art. 24 CPI).

Rispetto a quest’ultimo punto, occorre sottolineare che il D.Lgs. 30/2005 non nasce con la sola e unica intenzione di tutelare il titolare di un marchio, ma il possibile valore intrinseco generato dal marchio stesso. Con ciò si intende che, qualora non lo si utilizzi per più di 5 anni, se ne perde (ma non di default) l’esclusiva proprietà.

Chi può fare domanda e dove

L’ente preposto alla gestione delle domande di registrazione è l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), che si occupa di verificare i requisiti legali, accettare le domande, esaminarle e rilasciare il relativo certificato di registrazione.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy che chiunque può richiedere la registrazione di un marchio: persona fisica, persona giuridica, associazioni, enti etc, compresi i minori, anche stranieri purché domiciliati in uno dei Paesi UE. Possono essere titolari di un marchio anche più soggetti.

Qualora il titolare del marchio non possa presentare di persona la domanda può decidere di farsi rappresentare da un intermediario a patto che questi sia abilitato alla rappresentanza presso l’UIBM. Ciò restringe il campo ai Consulenti in Proprietà Industriale iscritti all’ordine oppure agli Avvocati iscritti all’ordine. Tutte le altre categorie professionali non sono abilitate a rappresentare presso l’UIBM, dunque non possono firmare al posto del titolare.

Registrazione di un marchio in Italia: come si fa e qual é la procedura

Tenendo conto delle precedenti considerazioni, la procedura vera e propria di registrazione di un marchio può essere svolta online sul portale dell’UIBM o inviando un modulo cartaceo. Qualunque sia la soluzione adottata, la registrazione deve seguire una serie di passaggi obbligati che coinvolgono sia il titolare sia l’ente accertatore durante un periodo di tempo più o meno lungo:

• in primo luogo occorre verificare che la registrazione del marchio non sia già avvenuta: effettuare una ricerca è necessario per accertarsi che il marchio non sia già registrato o sia simile a uno esistente. Se “libero” meglio procedere con sollecitudine;
• il secondo passo è creare un account SPID e compilare il “Modulo di domanda di registrazione per marchio d’impresa” sul portale dell’UIBM in triplice copia scaricabile e compilabile in pdf, con indicazione precisa delle classi merceologiche per cui si richiede la tutela secondo la classificazione di Nizza, ovvero una sorta di memorandum che serve a suddividere e identificare prodotti e servizi in classi uniformi a livello mondiale. Questa classificazione facilita le operazioni di registrazione ed esplicita le categorie di beni o servizi per cui il marchio è tutelato;
• si procede dunque al pagamento dei diritti comprendenti i diritti d’ufficio, l’imposta di bollo e le spese amministrative;
• si passa all’esame formale da parte dell’UIBM, seguito dalla pubblicazione per eventuali opposizioni;
• per ultimo arriva il rilascio del certificato di registrazione, con validità di 10 anni (rinnovabili).

È quindi fondamentale seguire con attenzione ogni fase della procedura, che generalmente può durare 6-8 mesi dalla verifica preliminare alla fase di deposito, per assicurare la tutela effettiva del proprio marchio nel mercato.

Costi per la registrazione nel mercato italiano 

A seconda del genere di mercato, del numero di prodotti, del bacino di utenza, e più in generale della value proposition dell’azienda, un marchio può rimanere confinato dentro la dimensione nazionale o internazionalizzarsi. 

Rompere le barriere geografiche si riflette però sui costi di registrazione, che variano non solo in base al numero di classi di prodotti o servizi, ma anche in base ai mercati di riferimento. 

In Italia, come specificato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il pacchetto di costi da sostenere per il deposito del marchio comprende le seguenti spese: 

• costo base di 101 euro per diritti UIBM valido per 10 anni comprensivo di una classe; 
• imposta di bollo da 16 euro da apporre sulla domanda;
• dopo 10 anni dalla prima registrazione 67 euro per il rinnovo di una classe e 34 euro di concessione governativa per ogni classe aggiuntiva oltre la prima;
• 202 euro di tassa di registrazione per i marchi collettivi;
• 40 euro di diritti di segreteria, da versare alla locale camera di commercio (copia semplice della ricevuta di pagamento);
• 43 euro di spese amministrative, oltre a 16 euro per l’imposta di bollo (copia certificata della ricevuta di pagamento).

Per le imprese che si affacciano sul mercato nazionale è bene calibrare una strategia di marketing con una segmentazione dell’offerta ponderata, considerando che più prodotti l’azienda decide di vendere con il proprio marchio e più alto sarà il prezzo della registrazione.

Registrazione di un marchio sui mercati esteri: UE e internazionali 

Per i titolari di marchi registrati in uno dei Paesi che hanno aderito al Protocollo di Madrid è possibile procedere anche a una estensione del brand sui mercati esteri, ampliando la tutela legale oltre i confini nazionali. Questa procedura nasce con l’idea di semplificare la registrazione per tutti paesi UE, ma obbliga il titolare ad affrontare costi aggiuntivi e una strategia di internazionalizzazione.

Per prima cosa si deve procedere con la registrazione del marchio presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), il quale garantisce protezione del brand su tutti i paesi membri mediante l’invio di un’unica domanda al fine di ottimizzare tempi e costi. 

Per chi desidera invece registrare il marchio in modo da tutelarsi a livello globale purtroppo c’è un ostacolo: non esiste infatti una procedura di registrazione marchio valida in tutto il mondo. Ne esiste però una gestita dal WIPO (World Intellectual Property Organization) che consente, mediante un’unica domanda, di depositare il marchio e pagare un’unica tariffa per ottenere la protezione nei 131 paesi aderenti al cosiddetto “Sistema di Madrid” che rappresenta oltre l’80% del commercio globale. 

Per quanto riguarda i costi di registrazione, tra l’estensione UE e quella internazionale si devono affrontare spese molto diverse:

• registrazione di un marchio europeo: si parte da un costo di circa 850 euro per la prima classe, con costi aggiuntivi per le classi successive (50 euro per la seconda e 150 euro per ogni ulteriore classe);
• registrazione di un marchio internazionale: i costi variano in base ai paesi, ma generalmente per un’unica classe di prodotto si prevedono tra i 1.000 e 1.700 euro, a cui occorre sommare tariffe aggiuntive per ulteriori classi. Per ogni paese designato si aggiungono poi ulteriori tasse nazionali specifiche e per ogni classe aggiuntiva si pagano tariffe supplementari – differenti da paese a paese – che possono superare i 1.000 euro ciascuna in mercati importanti come USA o Cina.

L’ultimo è il caso più complesso da gestire e oneroso da sostenere. Ad esempio, per un marchio che copre 3 o 4 classi di prodotti in paesi come Unione Europea, Cina e USA, Il calcolo varia in base al numero e alla combinazione dei paesi designati, ma in pratica le spese di registrazione per un marchio internazionale che vende 3-4 classi di prodotti in gran parte del mondo possono superare facilmente i 10.000 euro complessivi. 

Errori da evitare e sanzioni in caso di plagio

Prima e durante la registrazione del marchio è importante evitare alcuni errori comuni che possono compromettere la sua tutela. Tra questi i più frequenti sono:

• non verificare la registrazione di un marchio già esistente può portare a conflitti e opposizioni, per questo la ricerca preliminare è fondamentale per valutare rischi e impedimenti;
• depositare un marchio troppo generico: usare nomi poco definiti – o di carattere tautologico – non conferisce al marchio un tratto distintivo, motivo per cui può essere respinto perché non identificato chiaramente; 
• registrare il marchio senza una corretta identificazione delle classi di prodotti/servizi può limitare o complicare la tutela: registrare una sola classe, ad esempio “magliette”, ma poi vendere anche altri prodotti brandizzati come tazze o gadget di altro tipo provoca un conflitto tra ciò che è coperto e ciò che non lo è;
• ignorare il dominio web: nell’era della trasformazione digitale, pensare a un marchio senza prima verificare che il dominio internet “.it” o “.com” sia disponibile espone al rischio di sovrapposizioni con lo stesso nome in Italia o in altri Paesi;
• depositare il marchio a proprio nome personale anziché a nome della società può portare implicazioni fiscali, gestionali e legali. Depositarlo a proprio nome genera vantaggi fiscali come deducibilità delle royalties e tassazione agevolata sul reddito da licenza, ma anche a rischi, specialmente se il marchio è stato creato o sviluppato a spese della società. Il che non fa altro che creare una situazione complessa dal punto di vista patrimoniale.

Ai passi falsi da evitare in fase di registrazione del marchio, si aggiungono anche le possibili sanzioni cui si incorre in caso di violazione del diritto esclusivo del titolare. Disciplinate dall’Articolo 474 del Codice Penale, che punisce chi contraffà o altera un marchio registrato o lo usa senza autorizzazione, dall’Articolo 517-ter del Codice Penale che punisce l’immissione sul mercato di prodotti contraffatti e dal Codice della Proprietà Industriale, le sanzioni prevedono pene fino alla reclusione da sei mesi a quattro anni e multe da 3.500 a 35.000 euro per chi contraffà, altera, usa o mette in circolazione prodotti contraffatti o marchi altrui senza autorizzazione. Sono previste inoltre sanzioni amministrative pecuniarie fino a circa 2.000 euro per usi illeciti meno gravi o forme di contraffazione non penali. 

La decadenza per “non uso” del marchio

Come previsto dalla Legge di Proprietà Industriale, anche un marchio “scade” se non viene usato o rinnovato. Più o meno come accade con il dominio di un sito internet. Con la differenza che, mentre nel primo caso si espone ad elevato rischio l’esistenza stessa dell’impresa, nel secondo la risoluzione del problema non compromette la salute dell’azienda. 

Prendiamo come esempio due eventi che hanno coinvolto due giganti dell’Information Technology globale. Il primo è l’incidente famoso in cui Google perse momentaneamente il dominio “google.com” a causa della scadenza temporanea e fu acquistato da un privato (Sanmay Ved) nel 2015 per soli 12 dollari. Un incidente simile a quello di Microsoft che nel 2003 perse temporaneamente il dominio ‘hotmail.co.uk’ per un semplice mancato rinnovo.

Per quanto vi sia qualche aspetto di convergenza tra perdita del dominio internet e decadenza del marchio, in quest’ultimo si può incorrere semplicemente per “non uso”. Secondo l’articolo 24 del Codice della Proprietà Industriale, un marchio può decadere se non viene utilizzato in modo effettivo entro cinque anni dalla registrazione, o se il suo uso viene sospeso per un periodo continuativo di cinque anni. Come già anticipato, la decadenza non è automatica, non avviene di default, ma deve essere richiesta da un terzo attraverso un’azione legale o amministrativa. 

Registrazione del marchio, come semplificare la procedura con InfoCert Tinexta

Per registrare un marchio è fondamentale garantire la sicurezza di ogni fase della procedura, attraverso interazioni digitali protette, firme elettroniche qualificate e invio sicuro di documenti sensibili.

Lo SPID Professionalee lo SPID Aziendaledi InfoCert Tinexta sono le soluzioni pensate per chi desidera gestire il processo di registrazione del marchio in modo rapido e sicuro, eliminando la carta e riducendo i rischi di frodi. Consente di accedere con un solo clic ai portali governativi, come quello dell’UIBM, autenticarsi con un unico codice e firmare digitalmente domande e allegati tramite Firma Digitale Remota o Firma Elettronica Avanzata (FEA), pienamente conformi ai protocolli eIDAS e alla normativa italiana (D.Lgs. 82/2005 CAD).

L’utilizzo di questi strumenti presuppone importanti vantaggi per imprenditori e aziende:

1. accorcia il processo di autenticazione e firma, riducendo i tempi di registrazione;
2. rafforza la sicurezza della registrazione tramite SPID, proteggendo da phishing e accessi non autorizzati grazie alla crittografia end-to-end
3. garantisce operatività 24/7, con supporto multicanale e conformità al GDPR e alla procedura Anti-Money Laundering (AML), ideale per PMI e professionisti.

L’utilizzo dello SPID e delle soluzioni di Firma Digitale di InfoCert Tinexta velocizza la registrazione del marchio presso l’UIBM e semplifica tutte le procedure burocratiche, garantendo sicurezza e conformità normativa.

FAQ – Registrazione marchio: procedure, costi ed errori da evitare

1. Perché registrare un marchio?

La registrazione tutela legalmente il brand, conferisce diritti esclusivi su nome e logo e protegge l’identità e la reputazione dell’azienda.

2. Chi può registrare un marchio e dove?

Possono farlo persone fisiche, giuridiche o associazioni, tramite l’UIBM, personalmente o tramite rappresentanti abilitati come avvocati o consulenti in proprietà industriale.

3. Quali sono i costi e la procedura?

La registrazione nazionale parte da 101€ per una classe, richiede domanda online o cartacea, esame formale da parte dell’UIBM, seguito dalla pubblicazione per eventuali opposizioni, e rilascio del certificato di registrazione valido 10 anni, rinnovabile.

4. Quali errori evitare e rischi legali?

Non verificare marchi già esistenti, depositare nomi generici e non verificare la disponibilità del dominio web può causare opposizioni. Inoltre, contraffazione e uso illecito comportano sanzioni penali e amministrative.

5. Come semplificare la registrazione di un marchio con SPID e Firma Digitale?

L’utilizzo di SPID e Firma Digitale di InfoCert Tinexta permette di accedere ai portali istituzionali come l’UIBM e firmare online domande e allegati. La procedura risulta più rapida, sicura e conforme alla normativa, riducendo tempi e complessità burocratiche.